HUGO BOSS / JOEY STARR : choc de cultures devant le TGI
Si la jurisprudence communautaire considère depuis quelques années qu’en dépit des ressemblances visuelles et phonétiques entre des marques de renommée, le risque de confusion est exclu lorsqu’il existe entre elles certaines différences conceptuelles (TPICE, 22 octobre 2003 Asterix c/ Starix ; TPICE, 27 octobre 2005 Obelix c/ Mobilix et CJCE, 12 janvier 2006 Picasso c/ Picaro), les juges nationaux se sont refusés, jusqu’à présent, à adopter une telle solution.
L’arrêt rendu par le TGI de Paris le 14 mars 2007 opposant la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG (ci-après dénommée HUGO BOSS) à Messieurs Marc GREMILLON et Didier MORVILLLE alias DJ Spank et Joey Starr s’inscrit dans cette jurisprudence classique qui témoigne d’une volonté constante d’assurer une protection élargie des marques de renommée.
Un bref rappel des faits s’impose. En 2000, Joey Starr, l’un des fondateurs du groupe NTM, avait créé son label de production du nom « Boss of Scandalz Strategyz » plus connu sous son abréviation B.O.S.S. Le 12 janvier 2004, Joey Starr déposait avec DJ Spank la marque dénominative « Boss of Scandalz Strategyz » pour désigner d’une part le commerce de vêtement et d’autre part la production musicale audiovisuelle.
Estimant que le dépôt de cette marque lui portait préjudice, la société HUGO BOSS, titulaire des marques BOSS/HUGO BOSS et BOSS pour désigner des produits en partie similaires à ceux couverts par la marque litigieuse, décide alors de former opposition devant l’INPI en invoquant entre autres les termes de l’article L. 713-5 du CPI. Elle considère ainsi que l’enregistrement de cette combinaison « revêtue d’une connotation sulfureuse et négative liée à la personnalité du déposant, lequel de notoriété publique véhicule une image provocatrice, si ce n’est violente, porterait atteinte à sa renommée ».
Peine perdue, le 20 octobre 2004, le directeur général de l’INPI, conforté dans sa position par la Cour d’appel dans un arrêt du 8 juin 2005, énonce clairement que « si le propriétaire jouissant d’une renommée peut, sur le fondement de l’article L. 713-5 du CPI, agir en responsabilité civile devant les tribunaux judiciaires, pour faire sanctionner l’emploi d’un signe, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, il n’en demeure pas moins que ce texte ne saurait recevoir application dans le cadre d’une procédure d’opposition de nature administrative ».
En effet, contrairement à son homologue européen, notre office national des marques est amputé de certains pouvoirs et ne peut accepter qu’une marque de renommée soit avancée comme fondement dans le cadre d’une procédure d’opposition. Il est dans ce cas préférable d’agir sur le terrain judiciaire.
C’est ce qu’a fait la société HUGO BOSS en assignant le trublion du rap français devant le TGI de Paris dans le but de pouvoir bénéficier de la protection offerte aux marques de renommée qui s’étend au-delà du principe de spécialité. Son but est double : établir la renommée de ses marques BOSS/HUGO BOSS et BOSS, et démontrer que l’usage de la marque litigieuse constitue une exploitation injustifiée de ses marques et lui cause un préjudice.
C’est sans grande difficulté et par une appréciation in concreto fondée notamment sur l’antériorité des marques de la société HUGO BOSS, l’étendue géographique de l’usage de ces marques et leur succès commercial, l’importance des dépenses publicitaires engagées par cette société … que le tribunal juge que « le rattachement de la marque seconde à la marque de renommée BOSS/HUGO BOSS est de nature à porter préjudice à cette dernière dès lors que la marque B.O.S.S. est associée à la personnalité de son titulaire Joey Starr qui publiquement se veut provocateur et agressif alors que les produits BOSS/HUGO BOSS sont connus pour leur recherche d’un certain luxe et d’un certain classicisme ».
L’utilisation du sigle B.O.S.S. non seulement sur des vêtements mais aussi pour des produits musicaux ou audiovisuels est donc illicite et la marque du rappeur français est de ce fait purement et simplement annulée.
Si la percée des rappeurs dans le prêt à porter est un phénomène qui se développe à grande vitesse aussi bien en France ( Dia, Airness …) qu’outre-Atlantique (P.Diddy) et qui apparaît comme une menace autant pour les géants du sportswear que pour les grands noms du luxe , la propriété industrielle reste néanmoins une arme efficace permettant de garantir les investissements considérables réalisés par ces sociétés pour maintenir une certaine image de marque…
