01 48 24 40 40 16, rue Milton 75009 Paris
  • English
  • 日本語
  • 한국어
  • 中文 (中国)
  • Compétences

    Conseiller, Protéger, Valoriser, Réagir

    @MARK :

    • Assiste, conseille et représente ses clients pour l’obtention, la protection, la défense, l’exploitation et la valorisation de leurs droits de Propriété Intellectuelle en France, en Union Européenne et dans le monde entier par le biais d’un réseau de partenaires.
    • Effectue un audit et détermine, en étroite relation avec ses clients, la stratégie de protection (choix des produits et services, sélection des classes correspondantes, étendue territoriale…) la plus adaptée à leurs objectifs actuels et futurs, en tenant compte des impératifs juridiques et économiques.
    • Procède à des recherches d’antériorités pour s’assurer de la disponibilité du titre à protéger, à une étude des risques encourus et des solutions envisageables.
    • Assure le suivi des procédures administratives de dépôt et d’enregistrement en France, en Union Européenne et dans le monde entier. Il propose des solutions pour surmonter les obstacles rencontrés lors de ces procédures.
    • Rédige tous types d’actes affectant les droits de Propriété Intellectuelle (Cessions totales ou partielles, licences d’exploitation exclusives ou non, accords de coexistence, de confidentialité, de copropriété, transmission de savoir-faire, etc.) et procède aux inscriptions correspondantes sur les registres officiels.
    • Met en place, en France comme à l’étranger, différents types de veilles, notamment douanières afin de surveiller le marché de ses clients et de pouvoir réagir rapidement.
    • Intervient pour régler, à l’amiable, devant les administrations ou en justice, les conflits qui peuvent intervenir. A cet égard, @MARK procède à une analyse des risques et des chances de succès, forme des oppositions, engage des actions judiciaires pour faire respecter les droits de ses clients.

    Notre métier est donc d’aider nos clients à se constituer des portefeuilles de titres de propriété intellectuelle, à les exploiter sereinement, à les renforcer, à les défendre et à les valoriser selon l’évolution de la stratégie commerciale souhaitée.

    CONSEILLER

    @MARK assiste, conseille et représente ses clients pour l’obtention, la protection, la défense, l’exploitation et la valorisation de leurs droits de Propriété Intellectuelle en France, en Union Européenne et dans le monde entier par le biais d’un réseau de partenaires.

    PROTÉGER

    @MARK effectue un audit et détermine, en étroite relation avec ses clients, la stratégie de protection (choix des produits et services, sélection des classes correspondantes, étendue territoriale…) la plus adaptée à leurs objectifs actuels et futurs, en tenant compte des impératifs juridiques et économiques.

    RÉAGIR

    @MARK intervient pour régler, à l’amiable, devant les administrations ou en justice, les conflits qui peuvent intervenir. A cet égard, @MARK procède à une analyse des risques et des chances de succès, forme des oppositions, engage des actions judiciaires pour faire respecter les droits de ses clients.

    CONSEILLER

    1. Pourquoi faire une recherche ?

    Une recherche d’antériorités permet de vérifier si le signe choisi est disponible ou s’il a déjà été déposé par un tiers pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Les recherches sont d’autant plus nécessaires qu’elles ne sont pas menées par l’INPI en France dans le cadre de la procédure d’examen de la marque. Les recherches sont indispensables car les conséquences juridiques et financières peuvent être importantes si on adopte (et a fortiori on utilise) le nom d’une marque déjà déposée.

    2. Quelles sont les antériorités opposables ?

    Plusieurs recherches doivent être conduites car les droits antérieurs suivants (sous certaines conditions) peuvent etre opposés à une marque :

    • Une marque antérieure déposée,
    • Une marque notoire,
    • Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne,
    • Le nom d’une association ou d’une collectivité territoriale,
    • Un nom de domaine Internet,
    • Un droit d’auteur,
    • Une appellation d’origine.

    3. Une recherche sur Internet, ça suffit ?

    Non, car ce type de recherches s’apparente plutôt à un sondage et il n’est jamais exhaustif car il ne fait pas apparaitre les marques similaires sur le plan visuel, phonétique ou intellectuel. Les bases de données ne sont pas toujours très fiables et encore moins à jour !

    4. L’examen du listing de l’INPI, ça suffit ?

    Certainement pas car les marques citées dans le listing ne font pas apparaitre le nom des titulaires, les dates de dépôt, les éléments figuratifs, les produits et services précisément revendiqués, les anciennetés du dépôt, les radiations totales ou partielles, etc. : autant d’informations indispensables pour analyser les prétendues antériorités et pour donner un avis sérieux sur le plan juridique.

    5. Quelles sont les limites des recherches d’antériorités ?

    Malheureusement, certains droits antérieurs ne sont pas accessibles et ne sont pas répertoriés sur des bases de données ou des publications officielles, notamment :

    • Les noms commerciaux non-inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (le droit sur le nom commercial naît de l’usage et non du dépôt),
    • Les noms des Associations (inscrits auprès de la Préfecture dont elles dépendent),
    • Les droits d’auteurs (par exemple le titre d’un film, d’une chanson, personnage d’un livre ou d’une BD, etc.) ; ces droits existant sans aucune nécessité de dépôt,
    • Droits de la personnalité (droit au nom, droit à l’image, etc.).

    6. Que faire si la marque identifiée a été déposée il y a plus de cinq ans ?

    Cette information est déterminante car une marque qui n’a pas été exploitée en France au cours des cinq dernières années est susceptible d’être déchue pour défaut d’exploitation et elle n’est alors plus valablement opposable à la marque postérieure. Une enquête d’usage menée par un spécialiste en investigations de marques est destinée à vérifier ce point. Lorsque la marque n’a pas été utilisée, il faut en tirer les conclusions juridiques qui s’imposent…

    7. Comment surmonter un obstacle identifié lors d’une recherche ?

    Tout dépend des faits de l’espèce mais plusieurs pistes doivent inévitablement être explorées :

    • Peut-on signer un accord de coexistence avec le titulaire de la marque antérieure ?
    • Peut-on acquérir totalement ou partiellement la marque identifiée ?
    • Peut-on engager une action en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque en cause ?

    8. Quelle assurance j’obtiens en passant par un Cabinet d’Avocats spécialisé en Propriété Intellectuelle ?

    L’avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il rend une consultation et il est d’ailleurs assuré par une garantie financière obligatoire à ce titre. Notre rôle est de vous conseiller et de vous dire : oui, non ou oui mais sous certaines conditions. Il s’agit d’un exercice périlleux que seul un avocat est à même de rendre.

    9. Comment apprécier le risque de confusion entre deux marques ?

    C’est tout « l’art » de notre métier et l’un de ses charmes car il faut être informé en permanence et au jour le jour des tendances de la jurisprudence, des décisions similaires rendues par l’Institut National de la Propriété Industrielle, les tribunaux français et leurs homologues communautaires.

    10. Quel est le coût d’une recherche complète ?

    Il est raisonnable notamment au regard des frais de marketing et de communication souvent associés à la marque, aux risques considérables qui sont pris en utilisant et/ou en déposant, consciemment ou non, une marque identique ou proche de celle d’un tiers.

    @MARK propose une recherche complète parmi les marques produisant leurs effets en France (marques françaises, marques communautaires et marques internationales désignant la France), parmi les noms de société et les noms de domaine Internet.

    A l’étranger, les problèmes sont identiques mais les coûts peuvent être importants, c’est pourquoi des recherches dites de « balayage » permettent d’avoir un avis rapide et précis sur l’environnement d’une marque…

    N’hésitez pas à consulter @MARK pour plus de précisions.

    Conclusion : Il est indispensable de procéder à des recherches d’antériorités complètes avant de déposer et d’utiliser un signe distinctif car les enjeux sont importants et les risques réels notamment sur le plan financier en cas de procédure administrative et / ou judiciaire. C’est une affaire de spécialistes en raison de la technicité de la matière et des multiples paramètres à maîtriser pour analyser les obstacles identifiés.

    Valorisation

    Votre marque a une certaine valeur : à combien l’estimez-vous ?

    Les actifs immatériels et notamment les marques ont une certaine valeur et même une valeur certaine mais quand vient le moment de donner un chiffre à ce type de bien incorporel, la difficulté est importante.

    Pour certains, la valeur d’une marque est d’une part conjoncturelle, d’autre part subjective du fait du nombre croissant de critères possibles qui peuvent être définis.

    Pour d’autres, son principe est même rejeté car comment valoriser un actif irréel !

    Pourtant des méthodes existent bel et bien et leur fiabilité est affirmée et reconnue.

    • La méthode des coûts consiste à recenser les dépenses engagées pour la création de la marque, pour sa protection, son entretien, son développement.Le problème de cette méthode est qu’elle ne tient pas compte de l’érosion du temps, du manque de lien avec les bénéfices que peut en attendre celui qui exploite la marque. Elle s’applique donc aux marques « faibles » fortement concurrencées voire contournées…
    • La référence au marché est une autre méthode qui consiste à rechercher le prix pour lequel ce type d’actif est vendu sur le marché ou loué (redevance proportionnelle au chiffre d’affaires auquel on affecte un coefficient correspondant à la durée de la licence…).La limite de cette méthode tient à la forte variabilité du taux de redevance de licence (entre 2 et 10% ce n’est pas la même valeur !).
    • La valorisation par les résultats directement attribuables à la marque consiste à rechercher l’impact financier de l’utilisation de la marque sur le produit. On essaie donc d’identifier le « + » produit apporté par la marque par rapport au même produit vendu sans marque. On peut ainsi comparer les prix de ventes, les marges, etc.On tient bien entendu comte des coûts de communication.
    • Le partage des résultats entre les différents actifs nécessaires à l’exploitation de la marque permet de conclure qu’en moyenne les licenciés dégagent un résultat de 20% avant impôt sur lequel ils payent une redevance moyenne de 5% : la redevance revient à transférer aux propriétaires des droits intellectuels 5% des 20% soit 25% du résultat avant impôts. C’est une des valeurs possibles de la marque.
    • La valeur de rentabilité des marques correspond à la valeur actualisée des revenus qui leur sont attribuables, ce qui sous-entend définir des prévisions et le niveau de risque de ces prévisions.On tient compte de la concurrence, de l’image de la marque, de sa force, de sa singularité. On analyse sa situation juridique et le risque correspondant, sa distinctivité, sa portée territoriale, son domaine d’exploitation, sa validité extrinsèque et sa renommée éventuelle.

    Ce n’est qu’un aperçu des principales méthodes applicables pour déterminer la valeur d’une marque. Il en existe d’autres. On peut aussi les combiner entre elles.

    En conclusion, déterminer la valeur d’une marque n’est pas simple et c’est une affaire de spécialistes car chaque cas est différent.

    Audit

    L’audit en propriété intellectuelle mesure l’efficacité de la politique de propriété intellectuelle par rapport à ses besoins.

    Il s’agit d’une analyse qui tient compte des éléments internes à l’entreprise (politique commerciale, stratégie de développements…) et des éléments externes (concurrence, législations, contraintes locales…).

    L’objectif est d’optimiser sa stratégie de propriété intellectuelle à la fois sur le plan offensif (actions en contrefaçon, communication sur ses droits…) et sur le plan défensif (licences accordées à des tiers, partenariats…).

    Votre conseil vous aidera en amont à mettre en place une vraie politique de propriété intellectuelle et à insuffler ainsi une culture de propriété intellectuelle, puis en aval en vous assistant dans la prise en charge des formalités de protection, dans l’élaboration des contrats d’exploitation, dans la défense de vos droits.

    Un audit doit selon nous être réalisé tous les cinq ans.

    Comment optimiser la gestion de ses marques ?

    Bien se protéger c’est, avec son Avocat en propriété intellectuelle, en France et à l’étranger :

    • Vérifier la disponibilité du signe (marques, noms de domaine, noms de société, etc.)
    • Définir qui sera le titulaire de la marque (personne physique, personne morale)
    • S’assurer de la validité du signe (non descriptif, distinctif, etc.)
    • Définir le libellé des produits et services le plus adapté et le plus fiable juridiquement
    • Compléter la protection par la réservation d’un ou plusieurs noms de domaine Internet
    • Choisir la meilleure formule pour déposer à l’étranger (OHMI, OMPI, OAPI, etc.).

    Bien gérer c’est, avec le concours de son Avocat en propriété intellectuelle :

    • Anticiper en déposant dès que possible pour permettre à sa marque de « grandir » en récoltant les informations nées de la publication (réaction des tiers) ;
    • Faire régulièrement l’inventaire de ses droits (forces et faiblesses) ;
    • Ne pas renouveler les marques qui ne présentent plus d’intérêt ;
    • Valoriser ses droits en concédant par exemple des licences ;
    • Exploiter ses marques pour éviter les actions en déchéance ;
    • Surveiller les délais (et pas seulement celui du renouvellement) ;
    • Etablir les contrats qui accompagnent l’exploitation de la marque.

    Bien s’organiser c’est :

    • Définir une véritable stratégie avec son avocat en propriété intellectuelle ;
    • Former son personnel (marketing, juridique, etc.) à la propriété intellectuelle ;
    • Faire naître dans l’entreprise une culture « propriété intellectuelle » ;
    • Communiquer sur ses droits ;
    • Définir des objectifs à court et moyen terme ;
    • Surveiller la concurrence ;
    • Réaliser régulièrement un audit juridique et financier sur l’ensemble de son portefeuille afin de calculer le retour sur investissements découlant de la propriété intellectuelle ;
    • Evaluer ses marques notamment en vue de nouveaux partenariats, d’une cession ou d’un apport…
    • Etre conscient de la valeur de ses droits.

    Gérer ses marques ce n’est donc pas seulement déposer et renouveler mais bien construire une politique et une stratégie, élaborée avec son conseil pour maîtriser l’ensemble des aspects parfois complexes et techniques de chaque dossier.


     

    La reprise en gestion d’un portefeuille de marques

    Est-ce compliqué ? Est-ce long ? Est-ce coûteux ?

    Voilà les questions posées légitimement par un client qui n’est guère satisfait de la gestion de ses droits de Propriété Intellectuelle et qui envisage de la confier à un nouveau prestataire. Bien entendu, la réponse est négative même si en pratique, la passation de pouvoirs peut se faire avec plus ou moins de bonne volonté…

    Il s’agit avant tout d’une pratique usuelle car les transferts de portefeuille(s) sont fréquents quelqu’une soient les raisons d’ailleurs. Parfois, c’est pour regrouper les droits au sein d’un même cabinet pour une gestion plus harmonieuse, parfois c’est parce que deux sociétés ont fusionné et que le conseil de la société absorbante reprend la gestion de la société absorbée…

    Comment cela se passe-t-il en pratique ? Il suffit d’informer le conseil en charge des dossiers de sa décision en lui demandant un état des droits avec les échéances les plus proches, une situation des dossiers en cours et le nom des confrères étrangers en charge des dépôts nationaux.

    La reprise est alors immédiate et présente les intérêts majeurs suivants :

    • Audit des droits de Propriété Intellectuelle avec l’œil neuf de celui qui découvre et analyse ce qui a été fait au fil du temps et ce qui reste à faire ;
    • Mise à jour du portefeuille (tant des manquements ou améliorations à apporter que des éléments superflus ou sans intérêt sur le plan juridique qui devront être éliminés) ;
    • Gestion optimisée et modernisée des droits de Propriété Intellectuelle.

    Pourquoi concéder une licence de marques, de dessins et modèles, de brevets ?

    Voici quelques éléments de réflexion :

    • Pour consolider ses droits dans un pays ou dans un domaine d’activités ;
    • Pour percevoir de justes redevances, proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé par le licencié ;
    • Pour promouvoir la marque à l’étranger (sans investissements lourds pour le titulaire de la marque) ;
    • Pour contrôler les produits / services du licencié ;
    • Pour valider l’exploitation de sa marque et éviter les actions en déchéance ;
    • Pour diversifier ses activités par le biais de produits dérivés sous licence (ex : ROLAND GARROS, ses parfums, ses articles d’habillement, etc.) ;
    • Pour mener les actions en contrefaçon conjointement avec le licencié et réduire ainsi le coût de la défense de ses droits ;
    • Pour profiter des investissements du licencié (et donc limiter ses propres investissements : structures, personnel, communication, promotion, implantation, logistique, etc.).

    La licence de marque peut être exclusive ou non, elle est limitée dans le temps, elle doit concerner en théorie l’Union Européenne dans son ensemble, elle est subordonnée au dépôt préalable de la marque dans le pays en cause…

    N’hésitez pas à contacter votre conseil pour mettre au point, vérifier, auditer vos contrats de licence de marques (ou de dessins et modèles).

    Les avocats et les juristes du cabinet @MARK sont à vos côtés pour mener à bien tout type de négociations concernant vos actifs incorporels et notamment vos marques, vos dessins et modèles, vos noms de domaine Internet, vos brevets…

    Que ce soit dans un contexte amiable, ou plus conflictuel, voire judiciaire, @MARK s’est fait une spécialité des négociations les plus ardues depuis plus de 10 ans maintenant.

    A titre d’exemple, vous détectez l’usage d’une marque identique ou similaire à la vôtre : la meilleure solution n’est peut-être pas le conflit frontal, pas plus d’ailleurs que ne rien faire (!) mais une troisième voie.

    Celle de la négociation.

    Force est de constater que de manière générale, bon nombre de procès se terminent par une transaction faisant suite à une négociation, ne faisant pas mentir le vieil adage « un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu’un bon procès » : alors si l’arrangement est bon…

    D’où la nécessité d’être accompagné, par des personnes qui ont l’habitude, les réflexes, les « ficelles » car une bonne négociation réclame notamment compétences techniques, savoir-faire, psychologie, écoute.

    Autant de qualités que nous avons su mettre en œuvre pour nos clients depuis plus de 10 ans.

    La gestion d’un litige en Propriété Intellectuelle :

    Le schéma est classique : un client a connaissance d’une contrefaçon soit parce qu’il surveille de façon systématique les marques, les dessins et modèles ou les brevets déposés par des tiers, soit parce que l’information est remontée de son service commercial.

    Que faire ?

    Voici quelques conseils :

    • Faire un audit de ses droits et vérifier quels sont les droits du tiers en question afin d’être certain de disposer des droits les plus anciens et ne pas être confronté à un retour de manivelle bien délicat à gérer ;
    • Adresser une mise en demeure à la partie adverse en demandant l’arrêt immédiat de toute exploitation portant atteinte à ses droits, l’origine et l’étendue de la prétendue contrefaçon ainsi qu’une indemnité destinée si possible à réparer le préjudice subi et à tout le moins à rembourser les frais engagés pour la défense légitime de ses droits.
    • Faire opposition à l’enregistrement des droits de marques de la partie adverse si un dépôt a été effectué et publié ;
    • Faire constater par Huissier la réalité de la contrefaçon ou de l’imitation soir sur internet soit en achetant un objet revêtu de la marque litigieuse ;
    • Enfin, engager une procédure judiciaire devant le TGI compétent sachant que la procédure peut s’arrêter à tout moment y compris la veille des plaidoiries !

    Mais tout se joue bien entendu au cas par cas en fonction de l’adversaire, de sa défense, de la volonté ou non de négocier de part et d’autre…

    Faut-il tenir une position trop ferme au risque de voir durer les procédures ? Faut-il au contraire préférer un « mauvais accord plutôt qu’un bon procès » ?

    Autant de questions qui doivent trouver des réponses grâce à l’expérience d’@MARK en la matière.

    PROTÉGER

    Et pourquoi pas une marque communautaire ?

    1. Qu’est-ce qu’une marque communautaire ?

    C’est une marque unique valable pour un territoire unique à savoir les 28 pays de l’Union Européenne. Cette marque a un caractère unitaire et ne peut en aucun cas être divisée – elle accorde à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. La marque est valable 10 ans, renouvelable de façon infinie pour des périodes identiques. Elle existe depuis le 1er avril 1996.

    2. Quels sont les pays couverts par la marque communautaire ?

    A ce jour, les 28 pays concernés sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

    3. Quels sont les avantages de la marque communautaire ?

    Les avantages sont maintenant bien connus :

    • La protection de la marque est la même dans chacun des pays de l’Union Européenne (qu’il s’agisse de la marque en tant que telle, des produits et services revendiqués ou de son titulaire) ;
    • Il n’y a qu’un seul dossier à gérer, une seule demande, dans une seule langue…
    • L’usage dans un pays vaut exploitation de la marque dans l’ensemble de l’Union Européenne ;
    • Il est possible de revendiquer la priorité d’une marque nationale préexistante dans un délai de 6 mois ;
    • Il est également possible de revendiquer l’ancienneté de marques strictement identiques déposées dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne, ce qui permet à terme de ne disposer que de la marque communautaire et de renoncer à ses marques nationales sans perdre l’antériorité attachée à ses dépôts ;
    • Une extension automatique des marques déjà déposées est prévue de façon à ce que les marques déjà protégées le soient dans les futurs pays adhérents ;
    • Les décisions judiciaires obtenues devant un des tribunaux des marques communautaires compétents s’appliquent dans toute l’Union Européenne ;
    • La jurisprudence communautaire récente issue notamment des arrêts SABEL et PULLSPORT semble favorable et des marques proches peuvent coexister dès lors que le risque de confusion entre deux marques “doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

    4. Quels sont les inconvénients de la marque communautaire ?

    Les inconvénients sont les suivants :

    • Du fait de son caractère indivisible, la marque communautaire ne peut exister et être valable si un obstacle est apparu dans un des pays de l’Union Européenne : à titre d’exemple, si une société oppose sa marque allemande déposée antérieurement au dépôt d’une marque communautaire et qu’elle obtient gain de cause, la marque communautaire sera refusée à l’enregistrement et la seule possibilité consistera à transformer la marque en marques nationales avec paiement des taxes de conversion correspondantes ;
    • Certains pays limitrophes de la France ne font pas partie de l’Union Européenne, par exemple la Suisse, et une protection dans ce pays oblige à effectuer soit un dépôt national séparé, soit un dépôt de marque internationale désignant ce pays…
    • La procédure est assez longue (entre 18 et 24 mois) et assez technique ;
    • Il est maintenant possible de désigner l’Union Européenne dans le cadre d’une procédure de dépôt de marque internationale (Arrangement et Protocole de Madrid) mais cela n’est pas sans risques …

    5. Pourquoi déposer une marque communautaire ?

    Pour disposer d’une seule marque valable dans toute l’Union Européenne, pour regrouper ses anciens dépôts effectués dans un ou plusieurs pays et ne procéder qu’à un seul renouvellement à l’échéance de la marque, pour réduire les coûts de gestion de ses droits en Europe….

    6. Quel est le coût d’une marque communautaire ?

    Les coûts d’une marque communautaire se divisent en deux phases (une procédure de dépôt et une procédure d’enregistrement, étant précisé que depuis le 1er mai 2009, les taxes officielles d’enregistrement ont été supprimées, ce qui réduit le coût d’environ 25%) :

    • Le dépôt de la demande d’enregistrement de marque dans une à trois classes
    • Le suivi de la procédure de publication et d’enregistrement de la marque (y compris les réponses à objection de forme et la réception, la vérification et l’envoi du titre officiel) à l’issue de la procédure soit environ 6 à 9 mois après la date de dépôt.

    Nos tarifs ne comprennent pas les frais et honoraires consécutifs aux éventuels problèmes rencontrés en cours de procédure puisque ceux-ci ne peuvent être connus à l’avance (objections de fond de l’administration et / ou oppositions engagées par des tiers sur la base de droits antérieurs).

    Pour information, le budget global d’une marque communautaire est donc (frais de dépôt, d’enregistrement, gestion par @MARK) de 0.92 € HT par mois et par pays !!!

    7. Internet et l’Union Européenne

    L’extension .eu est aujourd’hui ouverte à tous les ressortissants de l’Union Européenne, sans aucune autre condition à remplir si ce n’est sa disponibilité… Or, comme souvent, c’est la règle du « premier arrivé, premier servi » qui s’applique !

    Conclusion :  La marque communautaire rencontre depuis 1996 un succès énorme qui ne laisse pas indifférent et qui mérite une attention toute particulière – le dépôt d’une marque communautaire est dans la plupart des cas judicieux pour de nouveaux droits ou pour conforter d’anciennes marques déposées dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne – c’est incontestablement une ouverture sur un marché unique et en pleine expansion du fait de l’élargissement régulier de l’Union Européenne…

    Le match Marque communautaire / Marque internationale

    Régulièrement, lorsque l’on souhaite étendre la protection de sa marque à l’étranger, sous priorité du dépôt français ou non, se pose la question de savoir s’il vaut mieux déposer une marque communautaire ou une marque dite « internationale » conforme aux conventions de l’Arrangement et du Protocole de Madrid.

    Quels sont les principaux avantages et inconvénients de chacun des systèmes :

    La marque communautaire :

    LES PLUS :

    • Une protection uniforme et identique dans les 28 pays de l’Union Européenne (une marque unique avec un libellé unique pour un territoire unique)
    • Un seul dépôt à gérer et à renouveler
    • Une fois enregistrée, la marque est difficilement contestable car l’usage dans un seul pays suffit à éviter la déchéance pour l’ensemble de la marque.

    LES MOINS :

    • Une procédure longue (18 mois environ, ce n’est plus le cas car une marque peut être enregistrée en moins d’une année) et trop souvent aléatoire
    • Un seul obstacle dans l’un des 28 pays de l’Union Européenne suffit à bloquer l’enregistrement et à faire « exploser » la marque communautaire nécessitant alors le paiement de taxes de conversion (souvent très élevées) en marques nationales
    • L’absence de protection dans les TOM (Territoires d’Outre-Mer) et dans des pays tels que la Suisse (tant que ce dernier ne sera pas dans l’Union Européenne !)

    La marque internationale :

    LES PLUS :

    • Un système souple permettant de choisir de protéger sa marque dans une liste de plus de 90 pays dont l’Europe, les USA, l’Israël (depuis le 1er novembre 2010), la Chine, le Japon, Singapour, l’Australie, les pays scandinaves, le Cambodge, etc.
    • Un système permettant de ne retenir que quelques pays dans un premier temps puis de compléter la protection ultérieurement par des désignations postérieures
    • L’obtention de la marque dans un certain nombre de pays dans lesquels aucune procédure d’examen n’est prévue (Italie, Maroc, etc.)
    • Un dépôt centralisé et un renouvellement unique permettant une protection à moindre coûts dans un grand nombre de pays (même si juridiquement, elle correspond à autant de marques nationales qu’il y a de pays visés)
    • Un système souple également lors de la procédure d’enregistrement puisque la marque est examinée dans chaque pays comme une marque nationale, si bien que le titulaire a, par exemple toute latitude pour abandonner sa marque dans un pays, contester une objection dans un autre, obtenir l’enregistrement dans un troisième…

    LES MOINS :

    • Une protection différente dans les pays retenus (la marque peut très bien être acceptée totalement en Espagne, refusée partiellement en Allemagne pour certains produits ou services)
    • La nécessité de disposer d’une protection en France ou dans l’Union Européenne (marque enregistrée ou non).

    Les deux systèmes coexistent et s’entremêlent : choisir l’un ou l’autre, ou les deux bien sûr, dépend de chaque cas et nécessite une parfaite analyse des objectifs à atteindre.

    Il est fortement recommandé de mettre sous surveillance vos marques afin d’être informés d’éventuels dépôts effectués par des tiers susceptibles de porter atteinte à vos droits.

    Cette surveillance systématique et informatisée permet donc de détecter les marques (et seulement les marques) identiques et similaires contre lesquelles vous pourrez vous opposer soit de façon administrative grâce à la procédure mise en place par l’INPI, soit de façon pré-contentieuse ou judiciaire.

    Pourquoi surveiller ses marques ?

    Parce qu’il faut réagir vite (parfois dans les deux ou trois mois suivant la date de publication) et qu’un adversaire ou un tiers renoncera souvent plus vite et donc à moindre coût lorsqu’il est informé le plus amont possible du litige.

    Nous sommes à votre disposition pour mettre en place cette surveillance notamment en France, en Europe ou dans le Monde entier si vous le souhaitez.

    De plus, il est dorénavant possible de mettre en place d’autres surveillances telles que :

    La surveillance de noms de société
    Cette surveillance consiste à surveiller les dénominations sociales identiques, les noms commerciaux et les enseignes comprenant le nom surveillé.

    La surveillance de noms de domaine
    Cette surveillance permet d’être alerté si un nouveau nom de domaine comprenant la dénomination étudiée est enregistré, si un nom de domaine non actif le devient, si une page parking disparaît ou si le contenu d’un site change de manière significative. Elle permet également d’avoir accès à l’historique de chaque nom de domaine pour en suivre l’évolution.

    Cette surveillance peut porter sur les extensions génériques (.COM, .NET, .ORG, etc.), les extensions pays (.FR, .DE, .US, .JP, etc.) et leurs SLDs (.CO.UL, .COM.BR, etc.) et les nouvelles extensions Internet (.BERLIN, .PARIS, .CLUB, etc.)

    La surveillance détecte les noms identiques, quasiment identiques ou contenant la marque surveillée.

    La surveillance des réseaux sociaux
    Il est désormais possible de surveiller la présence d’une marque sur Facebook et Twitter.

    Cette surveillance permet de détecter plusieurs types de résultats sur Facebook tels que les pages, les comptes, les groupes, les évènements, les notes, etc. Sur Twitter, seuls les comptes sont révélés.

    De plus, les résultats ne concernent pas les posts et commentaires générés sur ces réseaux sociaux.

    Cette surveillance permet ainsi de détecter la référence à la marque dans l’URL, le titre ou le contenu de la page du compte.

    1. La protection de vos noms sur Internet

    Le nom de domaine c’est le nom de votre site : il correspond généralement au nom de votre société ou à l’une de vos marques. C’est un signe distinctif qui répond à certains critères juridiques et il ne peut être réservé que s’il est disponible. Un nom de domaine est valable un, deux, cinq ou dix ans suivant les zones, indéfiniment renouvelable.

    @MARK vous simplifie les noms de domaine avec une offre « tout compris » comprenant la réservation et la gestion des noms de domaine dans environ 190 zones territoriales :

    • les zones internationales (.com, .net, .biz, .org, .info)
    • les zones françaises (.fr)
    • les zones nationales étrangères (.be pour la Belgique, .it pour l’Italie, .de pour l’Allemagne, .ch pour la Suisse, .us pour les USA…)

    2. Quel territoire est protégé par un nom de domaine ?

    La vocation d’un nom de domaine est mondiale, ce qui a conduit à considérer à tort que les conflits concernant ces noms ne répondaient à aucune règle. En fait, si n’importe qui dans le monde peut se connecter à un site quelque soit son adresse (en .fr ou en .com…), les règles juridiques qui s’appliquent sont celles du territoire dans lequel le nom est utilisé.

    3. La fonction offensive du nom de domaine

    Le nom de domaine a une fonction active puisque c’est un droit qui permet d’agir contre un nom de domaine identique déposé dans une autre zone ou contre un nom similaire s’il peut exister des risques de confusion pour les internautes. Bien entendu, les possibilités d’action sont nettement renforcées lorsque le demandeur est titulaire de la marque correspondante.

    4. La fonction défensive du nom de domaine

    Le nom de domaine a également une fonction passive puisque sur Internet, la règle du « premier arrivé, seul servi » s’applique généralement et cela signifie que si le nom est réservé dans une zone spécifique, il ne pourra être pris par un tiers. L’expérience montre que le coût d’une réservation de nom de domaine est infiniment inférieur à celui d’une récupération du même nom déposé par un tiers de mauvaise foi. Si ce tiers est de bonne foi, c’est très différent puisque le nom ne pourra pas être récupéré (cf. : la décision MAGGI.COM dans laquelle NESTLE a été débouté de sa demande car le nom MAGGI avait été réservé de bonne foi par un ressortissant italien dénommé MAGGI).

    5. La fonction patrimoniale du nom de domaine

    Le nom de domaine a enfin, comme d’autres droits incorporels une fonction financière dans la mesure où il a nécessairement une valeur patrimoniale non négligeable –  il suffit de comptabiliser les millions de pages lues sur Internet pour certains sites.

    6. La gestion administrative des noms de domaine

    Les frais de réservation et les sommes dues aux organismes de gestion sont intégralement compris dans votre abonnement. Vous n’avez rien d’autre à payer à qui que ce soit. Vous n’avez pas non plus à procéder aux paiements en ligne avec votre carte bleue… Le suivi du paiement des annuités est automatique et vous êtes donc alertés en temps utile lorsque votre abonnement vient à échéance et que vous risquez de perdre vos noms de domaine.

    7. Le règlement des conflits opposant une marque ou un nom de société à un nom de domaine

    Notre rôle est de vous conseiller afin de mettre en place la meilleure stratégie possible en vue de récupérer un nom de domaine déposé frauduleusement par un tiers :

    • Mise en demeure (réclamation amiable)
    • Procédure d’arbitrage ICANN gérée par l’OMPI
    • Procédure judiciaire classique en référé et sur le fond
    • Actions contre les cybersquatting, typosquatting, pointsquatting, etc…

    *cybersquatting : dépôt d’un nom de domaine strictement équivalent au votre sans justification légitime

    *typosquatting : dépôt de noms de domaines à l’écriture similaire, souvent plus simple par exemple wirlpoul.fr au lieu de whirlpool.fr…

    *pointsquatting : dépôt de noms de domaine sans le point : exemple : wwwchanel.biz

    8. Quelles sont les autres prestations généralement proposées ?

    • Le changement de délégation (serveurs DNS) : lors de la réservation de vos noms, ceux-ci sont automatiquement délégués aux serveurs de notre prestataire. Nous assurons le changement de délégation aux serveurs DNS choisis par le client.
    • Les changements de contacts : il est possible de modifier les coordonnées des personnes en charge de la gestion des noms (contact administratif), des personnes qui en sont responsables au niveau technique (contact technique) et également des responsables du paiement (contact payeur).
    • Le pointage des noms vers une page d’attente : en attendant l’ouverture de votre site ou simplement pour exercer une protection « discrète » sur un nom, le forfait comprend le pointage du nom vers une page d’attente spécialement prévue à cet effet.
    • Autres pointages : le lien entre vos noms de domaine vers les sites existants est pris en charge gratuitement (exemple : vous réservez « masociete.info » mais celui-ci est re-dirigé vers « masociete.fr » ….).
    • Les serveurs DNS de notre prestataire sont à votre disposition : à la pointe de la technique, extrêmement sécurisés, ces serveurs permettent évidemment de gérer les fonctions web et email liées aux noms. Vous pouvez également créer des sous-domaines (pour un nom de domaine « masociete.fr », un exemple de sous-domaine est « monproduit.masociete.fr »).
    • La reconstitution de portefeuilles : lorsque le client ne sait pas les noms qui ont été déposés (par des filiales, par différents responsables, par différents prestataires…)
    • Nos prestataires techniques peuvent enfin vous proposer l’hébergement de votre site.
    • Pour une gestion simplifiée de vos noms, nous recommandons de les confier à un seul et même prestataire : à ce titre, le rapatriement des noms déposés par l’intermédiaire d’autres prestataires sur les machines de notre technicien est simple et son coût est identique à celui d’une annuité.

    9. Peut-on surveiller un nom de domaine ?

    Les surveillances Internet sont essentiellement de trois types :

    1 / La surveillance des noms proches ou identiques à celui du client dans un certain nombre de zones,

    2 / La surveillance du nom dans les newsgroups ou dans les « chats » pour savoir comment les internautes parlent d’une marque ;

    3 / La surveillance d’un nom réservé à l’origine par un tiers et sa captation dès la minute où il tombe dans le domaine public.

    10. Quel est le coût d’un nom de domaine ?

    Les coûts d’un nom de domaine sont raisonnables car en moyenne, le budget global est d’environ (frais de réservation, d’enregistrement, gestion technique) 6 € HT par mois pour un nom en .com ou en .fr

    11. Quels sont les compléments indispensables du nom de domaine ?

    Il est judicieux et fortement conseillé de procéder à un dépôt de marque dans les classes de produits et de services correspondant à votre activité.

    Conclusion : 

    Réserver un nom de domaine, cela peut paraître simple mais l’important est d’une part de bien gérer ses noms de domaine (globalement et efficacement, comme un portefeuille de marques ou de brevets) et d’autre part d’en avoir la maîtrise à savoir être certain d’en être le propriétaire – nous sommes en mesure de vous proposer une offre complète à la fois sur le plan juridique et sur le plan technique.

    1. Qu’est-ce qu’un dessin et modèle communautaire ?

    C’est un dessin ou un modèle valable, comme la marque communautaire, dans l’ensemble des 28 pays de l’Union Européenne. Ce dessin ou ce modèle a, comme la marque communautaire, un caractère unitaire et ne peut en aucun cas être divisé – son titulaire dispose d’un droit exclusif (monopole) sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

    Le dessin ou modèle est valable 5 ans, renouvelable 4 fois pour des périodes identiques, soit au total pendant 25 ans.

    2. Quels sont les pays couverts par le dessin et modèle communautaire ?

    A ce jour, les 28 pays concernés sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

    3. Quels sont les avantages du modèle communautaire ?

    Les avantages seront les mêmes que ceux maintenant bien connus de la marque communautaire :

    • La protection du dessin ou du modèle est la même dans chacun des pays de l’Union Européenne puisque le modèle est enregistré par un Office communautaire ;
    • La protection est générale et non limitée à des classes de produits et services comme pour les marques ;
    • Son coût particulièrement attractif ;
    • Il n’y a qu’un seul dossier à gérer, une seule demande dans une seule langue…
    • La procédure devrait être rapide puisqu’il n’est pas prévu d’examen de nouveauté ;
    • La possibilité de protéger jusqu’à 7 vues différentes d’un même modèle sans coût supplémentaire ;
    • Il n’existe pas d’obligation d’exploitation comme pour les marques ;
    • Il est possible de revendiquer la priorité d’un dessin ou modèle national préexistant dans un délai de 6 mois ;
    • Le contentieux est mené devant une juridiction spécialisée au sein du TGI de Paris.
    • En cas de contentieux, c’est au défendeur d’apporter la preuve de l’absence de nouveauté contrairement au droit d’auteur où il faut justifier de l’originalité.

    4. Quels sont les inconvénients du dessin et modèle communautaire ?

    • Le dessin ou modèle communautaire ne peut exister et n’être valable que dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne (c’est d’ailleurs sa raison d’être !)
    • En matière de dessin ou modèle, la validité est conditionnée par la nouveauté absolue dans le temps et dans l’espace : une antériorité de toutes pièces, c’est à dire un dessin ou modèle identique ou quasi-identique remettra en cause l’ensemble du dessin et modèle (ce fait n’est pas lié au dépôt communautaire)
    • Certains pays limitrophes de la France ne font pas partie de l’Union Européenne, par exemple la Suisse, et une protection dans ce pays oblige à effectuer soit un dépôt national séparé soit un dépôt de modèle international désignant ce pays…

    5. Pourquoi déposer un dessin et modèle communautaire ?

    Pour disposer d’un seul dépôt valable dans toute l’Union Européenne et ne procéder qu’à un seul renouvellement à l’échéance, pour réduire les coûts de gestion de ses droits en Europe…Rappelons qu’il est nécessaire de se protéger rapidement car la divulgation du dessin ou du modèle y compris par son propre titulaire peut en remettre en cause la validité si elle intervient plus d’un an avant le dépôt.

    6. Comment déposer un dessin et modèle communautaire ?

    Quelques remarques d’ordre pratique :

    • Une demande peut comporter un seul dessin ou modèle (demande simple) ou un nombre illimité de dessin et modèles (demande multiple) ;
    • Chaque modèle ne peut comporter plus de 7 vues, c’est à dire de reproductions graphiques ou photographiques (en couleur ou en noir et blanc) de la totalité ou d’une partie du modèle – dans des conditions limitées, des spécimens (étoffe, papier peint, dentelle, cuir…) du modèle peuvent remplacer les reproductions graphiques ;
    • L’ajournement de la publication peut être demandé, ce qui signifie que le modèle n’est pas publié pendant une période maximale de 30 mois : la taxe de publication n’est pas à régler dans ce cas mais une taxe d’ajournement est due ;
    • Le créateur du dessin ou du modèle peut être nommément désigné indépendamment du nom du déposant.

    7. Quel est le coût d’un dessin et modèle communautaire ?

    Le coût d’un dessin et modèle communautaire est particulièrement avantageux du fait de l’absence de procédure d’examen de nouveauté et de validité intrinsèque du nouveau dépôt.

    Pour information, le budget global d’un dessin ou modèle communautaire est d’environ (frais de dépôt, de publication, d’enregistrement, gestion par @MARK) de 0,77€ HT par mois et par pays !!!

    Conclusion : Le dessin et modèle communautaire devrait rencontrer un grand succès en raison de son faible coût, de la possibilité de se constituer, comme en matière de marque, des droits valables sur l’ensemble de l’Union Européenne et de l’ouverture sur un marché unique et en pleine expansion du fait de l’élargissement futur de l’Union Européenne…

    @MARK a signé en 2006 un accord de partenariat avec un cabinet d’ingénieurs brevet hautement spécialisé (Conseil en Propriété Industrielle crée en 1989, Mandataire auprès de l’Office Européen des Brevets, comprenant 5 ingénieurs pouvant traiter des spécialités suivantes : agroalimentaire, mécanique, électricité, pharmacie, biologie, cosmétologie, physique, énergie, nouvelles technologies) pour permettre à ses clients de bénéficier des meilleurs conseils en matière d’inventions et de brevets, pour effectuer les dépôts de ces brevets et suivre les procédures en France et dans le monde.

    N’hésitez plus à nous contacter pour toute question à ce sujet !

    @MARK dispose également d’un département contentieux spécialisé en la matière et peut donc vous assister efficacement dans la défense de vos droits devant les Tribunaux compétents en partenariat au besoin avec une équipe d’ingénieurs.

    RÉAGIR

    Un contentieux, en demande ou en défense, se construit : les pièces et la stratégie revêtent alors un aspect capital.

    Il est ainsi essentiel de définir, avant tout début de procès, l’objectif à atteindre : nettoyer le marché, écouter un concurrent peu scrupuleux, obtenir une condamnation de principe, « réveiller » des négociations qui s’enlisent ou mettre une dernière pierre à l’édifice dans le cadre d’une stratégie plus globale…

    Notre équipe est là pour déterminer, en fonction des spécificités de chaque dossier, la meilleure stratégie, qu’il s’agisse de dessins et modèles, droits d’auteur, de marques, de noms de domaine, de brevets, de concurrence déloyale ou de litiges contractuels ou commerciaux.

    Toujours attentif à trouver la solution la plus adaptée à la problématique de ses clients, la voie de la transaction n’est jamais négligée (voir rubrique « NEGOCIATION »).

    Nous concevons en effet notre mission de Conseil de façon concrète et pragmatique.

    Lorsque la situation nécessite la mise en place de mesures exceptionnelles, nos équipes déterminent la procédure la plus adaptée parmi l’arsenal procédural suivant :

    • Les mesures de constat: Afin de rapporter des éléments de preuve non accessibles, le magistrat compétent peut autoriser une partie, sur simple requête, à faire réaliser par un huissier toute constatation et se faire communiquer des éléments détenus par la partie adverse.
    • La saisie-contrefaçon: Autorisée par le juge de façon non contradictoire, cette mesure est menée par un huissier de justice, assisté au besoin par les forces de police ; cette mesure est particulièrement efficace pour mesurer la masse contrefaisante, notamment par la saisie des factures et l’origine de la contrefaçon.
    • Les mesures urgentes: Sur simple requête dans des cas très précis, des mesures urgentes mais immédiatement applicables, telles que la fermeture d’un site internet, la cessation d’actes de commercialisation, la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers de l’adversaire, ou encore l’allocation de dommages et intérêts provisionnels, peuvent être ordonnées par le magistrat compétent ; cette procédure très exceptionnelle est particulièrement efficace.
    • Le référé: Toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite des actes incriminés peut être ordonnée aux termes d’une procédure contradictoire rapide ; cette procédure d’urgence permet, en deux mois, d’obtenir une décision.
    • Le référé d’heure à heure: Sur autorisation spéciale du magistrat compétent, le délai du référé classique est alors écourté ; la décision peut être rendue en 2 à 3 semaines.
    • Le jour fixe: Lorsque les conditions du référé ne sont pas réunies, mais qu’il existe néanmoins une urgence à obtenir une décision au fond, le magistrat sur requête, peut réduire les délais procéduraux classiques de 18 mois à 3 mois environ.

    Titulaire de droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, brevets, droits d’auteur, etc…), les Douanes vous offrent la possibilité de renforcer la protection de vos droits en déposant une demande d’intervention.

    Il s’agit là d’une démarche préventive visant à porter à la connaissance des Douanes les droits à surveiller et doivent donc comporter les éléments permettant de connaitre lesdits droits (marque, modèle, droit d’auteur, etc…) et identifier les marchandises authentiques des fausses (marquage particulier, charte graphique, catalogue, etc…).

    L’idée étant de simplifier au maximum la tâche des douanes qui peuvent opérer dans les ports, les aéroports mais également sur les autoroutes, les marchés ou dans les entrepôts… Ils doivent pouvoir identifier en un minimum de temps le vrai du faux.

    Comment cela se passe-t-il ?

    Lors de leurs contrôles, les douaniers disposent d’une base de données en ligne comportant toutes les demandes d’intervention et en cas de doute sur le caractère authentique d’une marchandise, ils ont la possibilité de suspendre la commercialisation de ladite marchandise pour une durée maximale de 10 jours (3 jours pour les denrées périssables) afin de permettre dans ce délai au titulaire des droits d’être informé et de recueillir son avis sur le caractère authentique ou non de ladite marchandise.

    A l’issue de ce délai, le titulaire de droits (ou son représentant) pourra selon les cas solliciter la destruction des marchandises ou agir en justice à l’encontre du contrefacteur. A défaut de réponse, les marchandises seront relâchées.

    L’expérience nous a montré que les Douanes sont très utiles pour les titulaires de droits qui souhaitent « nettoyer » le marché. Les douaniers sont en effet intéressés sur les amendes douanières infligées aux contrefacteurs, ce qui explique en partie que l’action des douanes est gratuite pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle (tout comme le dépôt d’une demande d’intervention).

    Alors, qu’attendez-vous pour déposer une demande de surveillance douanière et profiter de cet outil indispensable pour la protection de vos droits ?

    Nous sommes naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, étudier avec vous la mise en place d’une surveillance douanière et vous assister dans la rédaction de ces demandes et notamment rassembler les documents relatifs à vos marques françaises et communautaires, vos dessins et modèles ou tout autre titre de propriété intellectuelle.

    FLEUR DE CORAIL / FLEURS DE ROCAILLE

    Les Parfums Caron ont formé opposition à l’enregistrement de la marque FLEUR DE CORAIL de la société Pacific Création sur la base de leur marque antérieure FLEURS DE ROCAILLE. Le Directeur de l’INPI a rejeté cette demande, considérant qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux expressions. Les parties se sont retrouvées devant la Cour de Paris.

    Dans son arrêt du 23 septembre dernier, la Cour confirme et décide que le consommateur ne sera pas fondé à leur attribuer une origine commune du fait des différences tant visuelles, phonétiques qu’intellectuelles. Elle précise que « chacune des expressions en présence, prise dans son ensemble, est investie de son propre pouvoir d’évocation qui achève de la distinguer radicalement de l’autre ».

    Arrêt de la Cour d’appel de Paris obtenu par @MARK.